Ратификация Республикой Узбекистан Протокола к Мадридскому соглашению международной регистрации знаков предоставляет иностранным заявителям и правообладателям значительные удобства в деле защиты товарных знаков, о чем свидетельствует ежегодно увеличивающееся число международных заявок с их расширением на территорию Республики Узбекистан.

Несомненно, подача одной заявки в Международное бюро ВОИС на одном языке и с оплатой единой пошлины в отношении разных стран, имеет для заявителей ряд преимуществ, включая как экономическую выгоду, так и значительное сокращение временных издержек на ведение делопроизводства по заявке в различных странах мира.

Однако, в определенных случаях, в процессе нахождения международной заявки на стадии экспертизы, осуществляемой со стороны Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (далее АИС РУз.), иностранные заявители могут столкнуться с рядом процессуальных сложностей, выраженных в направлении со стороны регистрирующего органа –АИС РУз, уведомлений о предварительном отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Существует множество причин, на основании которых со стороны АИС РУз, может быть направлено уведомление о предварительном отказе, однако, как показывает наша практика, наиболее распространенными из них являются следующие:

1. Отсутствие различительной способности обозначения заявляемого к регистрации в качестве товарного знака;
2. Доводы о необходимости корректировки перечня товаров (услуг) в отношении которых испрашивается охрана товарного знака;
3. Противопоставление схожего до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом.

Безусловно, каждый случай предварительного отказа в регистрации товарного знака необходимо рассматривать индивидуально, поскольку его надлежащее преодоление возможно только при выработке стратегии применимой исключительно к имеющийся в настоящий момент ситуации, однако, в данной статье, мы хотим привести универсальные рекомендации которые могут быть использованы заявителями в подавляющем большинстве случаев.

1.Отсутствие различительной способности

Одним из наиболее простых способов доказывания наличия различительной способности заявленного к регистрации обозначения является представление в АИС РУз, сведений подтверждающих, что заявленное обозначение уже приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

В первую очередь, это может быть сделано, путем направлением мотивированного ответа на предварительный отказ с указанием имеющихся объемов производства и продажи товаров, маркированных заявленным обозначением. Конечно же, данные сведения могут быть представлены лишь в том случае, если они не представляют собой информацию, имеющую ценность в силу неизвестности третьим лицам.

Существенное значение имеет также и информирование АИС РУз. о территории реализации товаров, и длительности использования заявленного обозначения для маркировки указанных в заявке товаров (услуг).

Наряду с вышеуказанными, в число убедительных доводов также могут входиться сведения и наличии публикаций в национальных СМИ, результаты опросов общественного мнения о степени узнаваемости обозначения и ассоциаций у потребителей с его производителем и.т.п.

2. Необходимость корректировки перечня товаров (услуг)

Изменение или ограничение перечня товаров/ услуг может быть осуществлено заявителем только путем подачи соответствующего заявления по форме «mm6» в Международное Бюро ВОИС.

В случае, если предварительный отказ основывается на частичном отказе в одном из классов МКТУ, и заявитель не имеет возражений против данного частичного отказа, подача вышеуказанного заявления не является обязательной.

По данной международной регистрации со стороны АИС РУз. будет принято окончательное решение, подтверждающее решение о предварительном отказе. Как правило срок вынесения окончательных решений составляет – 8 месяцев с даты принятия решения о предварительном отказе. В целях сокращения данного срока, заявителю необходимо осуществить подачу ответа в АИС РУз о согласии с направленным предварительным отказом. В этом случае АИС РУз примет решение и направит его в Международное Бюро ВОИС после рассмотрения ответа заявителя, примерно в течение 1 месяца.

3.Противопоставление товарного знака с более ранним приоритетом

В случая противопоставления со стороны АИС РУз, товарного знака с более ранним приоритетом, заявитель должен в ответном возражении на предварительный отказ привести аргументированные основания об отсутствии схожести до степени смешения с противопоставляемым знаком, либо предоставить письмо-согласие на регистрацию товарного знака от правообладателя противопоставляемого знака.

Требования к оформлению письма –согласия детализированы действующим законодательством, и их несоблюдение влечет возможность признания данного письма недействительным.

К числу данных требований относится:

1. Оформление письма на бланке правообладателя;
2. Указание полного наименования владельца товарного знака, дающего согласие, с указанием его точного адреса;
3. Полное наименование лица, в отношении которого выдано согласие, с указанием адреса;
4. Подпись правообладателя сходного товарного знака с указанием должности и фамилии подписавшего данный документ;
5. Наличие изображения товарного знака, правообладатель которого выдает согласие;
6. Изображение заявляемого обозначения, в отношении которого выдается согласие;
7. Указание перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых выдается согласие;
8. Дата выдачи согласительного письма.

Срок ответа на предварительный отказ:

В ряде стран, сроки предоставления ответа на предварительный отказ исчисляются с момента получения соответствующего Уведомления заявителем.
В Узбекистане, данный срок исчисляется несколько иначе, а именно, с момента принятия отделом экспертизы АИС РУз. решения о предварительном отказе, который направляется заявителю в виде специального Уведомления именуемого «Notification about provisional refusal of protection».

Срок принятия решения о предварительном отказе указывается в п. IX Уведомления.

Условия подачи ответов на решения с предварительным отказом по международным регистрациям, поданным с расширением на Узбекистан, изложены в п. VIII направляемого Уведомления. Данные условия включают в себя:

1. Представление ответа в течение 6 месяцев с даты принятия решения.
2. Необходимость подачи ответа в Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.
3. Ответы на предварительный отказ должны быть подписаны и поданы со стороны Патентных поверенных Республики Узбекистан.

Продление срока для ответа на предварительный отказ:

Срок подачи ответа на предварительный отказ может быть продлен со стороны АИС РУз, по заявлению заявителя, на дополнительные шесть месяцев, сверх установленного шестимесячного срока. Условием возможности продления данного срока, является заявление заявителя и оплата соответствующей государственной пошлины. Размер пошлины утверждена Декларацией АИС РУз. № 12-06-15 предельных цен (тарифов), за продление срока ответа на уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны в Республике Узбекистан товарному знаку, зарегистрированному Международным бюро ВОИС в соответствии с Протоколом к Мадридскому Соглашению, и за каждый месяц продления составляет – 84 долларов США.

Дополнительная бесплатная информация о возможностях преодоления предварительных отказов в регистрации товарного знака со стороны АИС РУз, может быть получена путем направлении запроса на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Лола Исламова
Патентный Поверенный Республики Узбекистан